Renúncia ao registro não causa perda do objeto em ação de nulidade de marca

A renúncia ao registro não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando, a decretação da nulidade do registro para a proteção da marca mista. Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da ação, houve requerimento junto ao INPI de renúncia do registro marcário, o qual foi homologado pela autarquia federal e publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), ensejando a extinção da marca mista correspondente. Como é cediço, a renúncia total é uma das formas de extinção do registro marcário, conforme expressamente prevê a norma do art. 142, II, da Lei 9.279/96. Os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente - efeitos ex nunc -, como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo. Destaca-se que a renúncia do respectivo titular ao registro marcário não pode ser confundida, em seus efeitos, com a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro, a qual opera efeitos ex tunc, segundo regra expressa do art. 167 da LPI. Isso porque, diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência. Nesse contexto, portanto, é que não comporta acolhida a tese da perda superveniente do objeto da ação de nulidade do registro, uma vez que os efeitos decorrentes da eventual procedência do pedido de nulidade não são os mesmos daqueles advindos da renúncia ao registro correspondente. Vale destacar, por fim, que o próprio art. 172 da LPI, ao tratar do processo administrativo de nulidade, estabelece que nem mesmo a extinção do registro marcário impede o prosseguimento deste, de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo.