marca sem alto renome não pode impedir registro idêntico em segmentos mercadológicos distintos

STJ
709
Direito Empresarial
Geral
2 min de leitura
Atualizado em 4 de fevereiro de 2026

Este julgado integra o

Informativo STJ 709

Qual a tese jurídica deste julgado?

Uma marca sem o status de alto renome não pode impedir o registro do mesmo nome em segmentos mercadológicos distintos.

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O que foi decidido? — Resumo do Julgado

Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome. Vale destacar que a diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos. Em razão disso, a proteção contra a diluição surgiu da verificação de que as marcas, além de exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação. Assim, quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção. Essa proteção especial foi disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, sendo que já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor. Por outro lado, a regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição Vale dizer que a proteção contra a diluição, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela. Com efeito, se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão. Ademais, mesmo que seja reconhecido a posteriori, o alto renome não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.

Informações Gerais

Número do Processo

REsp 1.787.676-RJ

Tribunal

STJ

Data de Julgamento

14/09/2021

Outras jurisprudências do Informativo STJ 709

Validade e efeitos processuais do julgamento não concluído nos tribunais

Cinge-se a controvérsia a analisar o recolhimento de custas em embargos de divergência em matéria criminal. Em decisão monocrática, verificou-se que o recurso de embargos de divergência não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. Constatada a referida irregularidade no recolhimento do preparo, a parte foi intimada para regularizar o óbice. Porém, embora regularmente intimada, quedou-se inerte. Dessa forma, entendeu-se que os embargos de divergência não foram devida e oportunamente preparados. Defendeu-se que, ainda que manejado no âmbito de processo criminal, os embargos de divergência "previstos no artigo 266 e seguintes do Regimento Interno do STJ, não se incluem na denominação "processo criminal" e tampouco são modalidade de recurso previsto na legislação processual penal. Não sendo espécie recursal catalogada no Código de Processo Penal ou em legislação processual penal especial, mas mero meio geral de impugnação interna, aos Embargos de Divergência não se aplica a isenção estipulada no artigo 7º da Lei n. 11.636/2007 ou a inexigência de antecipação de custas de que trata o artigo 806 do CPP, sendo lícita a imposição de recolhimento antecipado da importância" (AgRg nos EAREsp 1.196.846/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 20/11/2019, DJe 04/12/2019). Após o manejo do Agravo Regimental, o Min. Relator manteve a decisão guerreada. A Min. Laurita Vaz, por seu turno, demonstrou a existência de notória divergência sobre a matéria na Corte o que demonstraria a necessidade de revisitar a matéria para definir o posicionamento do STJ. Defendeu que, considerando os princípios que norteiam o processo penal, em se tratando de matéria penal pública não deveria ser exigida a cobrança de custas processuais. Após os votos da Sra. Ministra Laurita Vaz e do Sr. Ministro João Otávio de Noronha dando-lhe provimento ao agravo regimental, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Revisão do aluguel na ação renovatória em shopping center por desequilíbrio econômico superveniente imprevisível

A controvérsia consiste em definir se é possível, em ação renovatória de locação de espaço em shopping center, a alteração do percentual ajustado a título de remuneração variável. O contrato celebrado entre o empreendedor e o lojista é marcado por certas singularidades, as quais o diferenciam dos contratos ordinários de locação. Por essa razão, a doutrina diverge sobre a natureza desse contrato. Apesar dessas singularidades, revela-se mais razoável considerar o contrato pactuado entre o empreendedor do shopping center e o lojista como um típico contrato de locação, com características próprias. Independente da natureza jurídica que se atribua a essa espécie contratual, a Lei n. 8.245/1991 consagra a possibilidade da propositura, pelo lojista, de ação renovatória de locação. Assim, preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 51 e 71 da referida lei, o lojista fará jus à renovação do contrato de locação da unidade imobiliária localizada em shopping center. A ação renovatória de locação tem como escopo principal a extensão do período de vigência do contrato. E, considerando que a retribuição inicialmente entabulada guarda relação com a alteração do prazo estipulado, também é possível a alteração do valor do locativo por essa via. Essa espécie de ação judicial é dúplice, daí porque é juridicamente possível ao locador postular, em sede de contestação, a majoração do valor do locativo. No contrato de locação de espaço em shopping center, para a fixação do locativo, são ponderadas as características especiais do empreendimento e que o diferencia dos demais, como a disponibilidade e facilidade de estacionamento, a segurança do local, a oferta de produtos e serviços, opções de lazer, entre outros. Ou seja, há uma série de fatores que influenciam na fixação da remuneração mensal e que são alheios ao valor de mercado. Frente às singularidades que diferenciam tais contratos, o art. 54 da Lei n. 8.245/1991 assegura a prevalência dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Nesse sentido, alteração do aluguel percentual em sede de ação renovatória de locação de espaço em shopping center somente é viável caso demonstrado pela parte postulante - locatário ou locador - o desequilíbrio econômico superveniente resultante de evento imprevisível (arts. 317 e 479 do CC/2002).

Reembolso a agente público não configura corrupção passiva sem solicitação ou recebimento de vantagem indevida

A questão que se coloca é se o recebimento de ressarcimento pelos gastos decorrentes do uso do equipamento de videolaparoscopia, técnica cirúrgica não coberta pelo SUS, configura ou não vantagem indevida para fins penais. Na dicção do art. 317 do CP, configura o crime de corrupção passiva a conduta de "solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem". Não se ignora que a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei n. 8.080/1990) e a Portaria n. 113/1997 do Ministério da Saúde vedam a cobrança de valores do paciente ou familiares a título de complementação, dado o caráter universal e gratuito do sistema público de saúde, entendimento reforçado pelo STF no julgamento do RE n. 581.488/RS, com repercussão geral, em que se afastou a possibilidade de "diferença de classe" em internações hospitalares pelo SUS (relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/4/2016). Assim, sob o aspecto administrativo, se eventualmente comprovada a exigência de complementação de honorários médicos ou a dupla cobrança por ato médico realizado, estaria configurada afronta à legislação citada, bem como aos arts. 65 e 66 do Código de Ética Médica. Todavia, a tipificação do art. 317 do CP exige a comprovação de recebimento de vantagem indevida pelo médico, não configurada quando há mero ressarcimento ou reembolso de despesas, conquanto desatendidas as normas administrativas. Com efeito, o uso da aparelhagem de videolaparoscopia importam em custos de manutenção e reposição de peças, não sendo razoável obrigar o médico a suportar tais gastos, em especial quando houver aquiescência da vítima à adoção da técnica cirúrgica por lhe ser notoriamente mais benéfica em relação à cirurgia tradicional ou "aberta". Desse modo, o reembolso dos gastos pelo uso do equipamento não representa o recebimento de vantagem pelo acusado, não demonstrada a elementar normativa do art. 317 do Código Penal.

Juízo da execução não pode condicionar progressão à reparação do dano sem previsão na sentença

"É firme a dicção do Excelso Pretório em reconhecer a constitucionalidade do art. 33, § 4º, do Código Penal, o qual condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a administração pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito". (AgRg no REsp 1.786.891/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/09/2020). Contudo, a execução penal guarda relação com o título condenatório formado no juízo de conhecimento, motivo pelo qual não é possível agregar como condição para a progressão de regime capítulo condenatório expressamente decotado. Nessa linha de intelecção, não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano ou de devolução do produto do ilícito, não pode o juízo das execuções inserir referida condição para fins de progressão, sob pena de se ter verdadeira revisão criminal contra o réu. Relevante anotar que o art. 91, inciso I, do Código Penal, que torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, deve ser lido em conjunto com os arts. 63 e 64 do Código de Processo Penal, uma vez que, de fato, a sentença condenatória é título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso VI, do Código de Processo Civil. Desse modo, deve referido título ser liquidado e executado na seara cível. De igual sorte, a disposição constante no art. 5º da Lei de Improbidade Administrativa não autoriza, por si só, a inclusão da reparação do dano na execução penal nem mesmo sua execução no cível, sem prévia ação de conhecimento, em observância ao devido processo legal. Frise-se que nos termos do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". Para que a reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito faça parte da própria execução penal, condicionando a progressão de regime, mister se faz que conste expressamente da sentença condenatória, de forma individualizada e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tão caros ao processo penal, observando-se, assim, o devido processo legal.

Prazo decadencial de 90 dias para nulidade de sentença arbitral contado da notificação

A controvérsia refere-se à incidência do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Arbitragem à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, para o propósito de suscitar as hipóteses de nulidade da sentença arbitral). À parte sucumbente é possível veicular, perante o Poder Judiciário, a pretensão de anular sentença arbitral, desde que fundada nas hipóteses taxativas - todas de ordem pública -, especificadas no art. 32 da Lei n. 9.307/1996, e desde que o faça de imediato, no prazo decadencial de 90 (dias). Sob o signo da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica especialmente perseguidas pelas partes signatárias de um compromisso arbitral, a pretensão de anular a sentença arbitral deve ser intentada de imediato, sob pena de a questão decidida tornar-se imutável, porquanto não mais passível de anulação pelo Poder Judiciário, a obstar, inclusive, que o Juízo arbitral profira nova decisão sobre a matéria. Sem respaldo legal, e absolutamente em descompasso com a inerente celeridade do procedimento arbitral, supor que a parte sucumbente, única interessada em infirmar a validade da sentença arbitral, possa, apesar de não promover a ação anulatória no prazo de 90 (noventa) dias, manejar a mesma pretensão anulatória, agora em impugnação à execução ajuizada em momento posterior a esse lapso, sobretudo porque, a essa altura, o direito potestativo (de anular) já terá se esvaído pela decadência. Por consectário, pode-se afirmar que a veiculação da pretensão anulatória em impugnação só se afigura viável se a execução da sentença arbitral for intentada, necessariamente, dentro do prazo nonagesimal, devendo a impugnante, a esse propósito, bem observá-lo, em conjunto com o prazo legal para apresentar sua peça defensiva. Assim, embora a nulidade possa ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, se a execução for ajuizada após o decurso do prazo decadencial da ação de nulidade, a defesa da parte executada fica limitada às matérias especificadas pelo art. 525, § 1º, do CPC, sendo vedada a invocação de nulidade da sentença com base nas matérias definidas no art. 32 da Lei 9.307/1996.